La Cour de justice de l’Union européenne vient de répondre à une question préjudicielle en matière de droit de marques

Le dépôt et surtout l’enregistrement auprès de l’autorité compétente (Institut national de la propriété industrielle) est la clé de voûte du système français de droit des marques.

Il s’agit de la condition à la fois nécessaire et suffisante d’une protection juridique effective de ce titre de propriété industrielle.

Son caractère de condition nécessaire ne fait guère de doute.  A la différence d’autres systèmes juridiques (par exemple le régime américain) et sous réserve de la notion de marque notoire et de l’application de la fraude, le droit français ne reconnaît pas d’effet juridique aux marques dites d’usage (non enregistrées).

Quid de son caractère de condition suffisante ?  Une marque enregistrée (et intrinsèquement valide, c’est-à-dire disponible, distinctive et non trompeuse) mais non exploitée reste-t-elle juridiquement effective ?

La thèse selon laquelle une marque même dûment enregistrée devrait être privée d’effet juridique dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’une exploitation publique la mettant en contact avec son public a ses partisans.  L’argument juridique et économique est simple : dans cette situation de non exploitation, la marque ne remplit sa fonction essentielle de garantie de provenance de sorte que le droit ne devrait pas la protéger par le mécanisme de la contrefaçon.  Après tout, l’essence de la contrefaçon réside dans un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; or ce risque existe-t-il vraiment lorsque la marque est inexploitée ?

Toutefois, cette thèse est difficilement conciliable avec le droit positif.  Le Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément la sanction d’un défaut d’usage (sérieux) par son titulaire, à savoir la déchéance.  Ainsi, le titulaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période de 5 ans ininterrompus peut être déchu de ses droits, étant précisé que les textes prévoient que cette déchéance prend effet à l’issue de cette période.  Ainsi, le titre reste en vigueur et applicable pour la période antérieure (à la différence d’une nullité qui rétroagit à la date du dépôt).  Dans ces conditions, la question s’était posée de savoir si le titulaire déchu pouvait agir en contrefaçon pour la période avant la prise d’effet de la déchéance.  Pour les partisans de la thèse visée ci-dessus la réponse ne pouvait que négative dans la mesure où le défaut d’exploitation pendant cette période exclurait tout risque de confusion.

Or, la Cour de justice de l’Union européenne (26 mars 2020 C-622/18) vient de répondre à cette question dans l’affirmative.  Après avoir rappelé qu’il s’agissait d’une question laissée aux droits nationaux des Etats membres, elle indique, s’agissant de la France, que :

Il en ressort que la législation française maintient la possibilité pour le titulaire de la marque concernée de se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

La réponse est donc claire : le titulaire peut en principe agir en contrefaçon pour cette période antérieure à la prise d’effet de la déchéance, le risque de confusion s’appréciant de manière abstraite (c’est-à-dire par référence à la marque telle qu’enregistrée) et non de manière concrète (par rapport aux conditions de son exploitation, qui font défaut).

On doit donc conclure que l’enregistrement de la marque est une condition suffisante pour assurer la protection du droit de marque (à supposer la marque valide intrinsèquement) indépendamment de toute exigence relative à l’exploitation.

Toutefois, la Cour prend le soin de préciser que le fait que la marque n’ait pas été exploitée pendant cette période n’est pas indifférent :

Si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer.

La référence à l’existence du préjudice interpelle.  Ainsi, il semblerait que, selon la Cour, le défaut d’exploitation pourrait avoir une incidence non seulement sur l’étendue du préjudice (ce qui est tout à fait logique) mais sur son existence même.  On ne saurait donc exclure une situation où l’action en contrefaçon aboutisse en principe mais sans condamnation de dommages-intérêts, en l’absence de tout préjudice.

Par Asim Singh, avocat-associé en droit de la propriété intellectuelle (asingh@cpcassocies.com)